[内容提要] 侵犯他人注册商标专用权，但注册商标权利人未将该注册商标实际投入商业使用，其侵权赔偿责任应如何承担?商标注册人在核定使用的商品上太实际商业使用该注册商标，该注册商标对商品的识别功能并未实现，商标侵权行为并不会实际造成商标注册人在市场份额方面的丧失或减少，亦不会实际造成商标注册人利润损失，故侵权赔偿额不应以侵权人因侵权所得利益为标准确定。
[案情]
原告：三洋电机株式会社(以下简称三洋电机)。
被告：三洋电梯(无锡)有限公司(以下简称无锡三洋)。
被告：杭州三洋电梯有限公司(以下简称杭州三洋)。
江苏省无锡市中级人民法院经审理查明：
一、关于权利人三洋电机及其商标权、商号权的有关情况
原告三洋电机(SANYOELECTRIC CO.,LTD)于1950年4月8日在日本国登记成立，经营范围包括家用及其它用途的一般机械器具、各种电气机械器具及电气照明器具、各种电子机械器具、通信设备及电子零部件等物品的制造、销售、保养及租赁等。
三洋电机在国家工商行政管理局商标局注册了第1128994号“SANYO三洋”文字商标，核定使用商品为包括电梯在内的若干第7类产品，注册有效期限自1997年11月21日至2007年11月20日，续展注册有效期自2007年11月21日至2017年11月20日。三洋电机在我国内地未生产电梯产品。
二、关于原告诉称无锡三洋生产销售侵犯商标权产品的相关事实
2004年12月24日，无锡质监局根据江苏省质监局安排，对无锡三洋作出行政处罚决定，认定该公司未经三洋电机许可，在生产销售电梯的轿厢、门机、控制柜、曳引机主要部件上使用“SANYO三洋”标识；从2002年6月至2004年5月间，用假冒“SANYO三洋”零部件组装电梯，共计188台，货值28585500元，其中含2003年12月24日已被无锡市滨湖区质量技术监督局行政处罚货值1676750元应予以扣除，本次认定违法货值26908750元，并决定责令无锡三洋改正、停止生产、销售用假冒“SANYO三洋”零部件组装电梯并处罚款3229050元。无锡三洋对该行政处罚决定认定的事实无异议。
三、关于原告诉称的其他侵权事实
无锡三洋在本案诉讼前即2007年5月前向外散发了多种版本产品宣传册，其中关于电梯装潢的宣传册、产品宣传册上以醒目方式标有“精心尽力 三洋电梯”字样，并在文字介绍中以“三洋电梯”、“SANYO ELEVATOR”为名指代其产品或企业名称。
本案诉讼前无锡三洋员工的名片及使用的信封上标有“SANYO ELEVATOR”字样及网址www.sanyoelevator.cn、电子邮件sanyo-elevator@163.com。无锡三洋的厂房一面外墙上以醒目方式标明“SANYO ELEVATOR(WUXI)”字样。
2006年11月14日，长安公证处对打开互联网网址www.sanyoelevator.cn后所显示的网页内容进行了公证证据保全，主页上标明“SYWXELEAVTOR"、“三洋电梯(无锡)有限公司”、“SANYO ELEVATOR”、“三洋电梯”、“三洋之窗”、“三洋晶牌”；……点击主页左侧的“公司概况”或页面上方导航条中的“三洋之窗”，页面显示公司简介，称无锡三洋“是日本株式会社三洋电梯公司经过详细的市场调研，于2001年选择无锡电梯厂作为合作伙伴，合资成立的”，并以“三洋电梯”指代该公司名称或产品；点击主页左侧的“三洋品牌”，页面又显示公司简介，称“三洋电梯是日本株式会社三洋电梯的拳头产品，成立于1955年。1947年，三洋电机株式会社的创始人井植风男凭着过人的胆识和勇气，离开了朝夕相处20年的松下株式会社，全力以赴开拓三洋的事业”、“三洋以其264亿美元的销售额在全球500家最大企业中排名147位，拥有员工4.5万人，在全球各地拥有116家分公司，已名副其实地实现了走向三大洋，进军全世界的目标”、“1947年，创立三洋电机制作所，次年更名为三洋电机公司”、“1995年成立三洋电梯株式会社”、“1960年三洋电机第一家海外企业——三洋电机香港有限公司建立”、“1983年，三洋在深圳设立‘三洋电机(蛇口)有限公司，这是日本跨国公司最早在特区的独资企业”……“2001年，日本株式会社三洋电梯在中国无锡设立了电梯生产基地，负责中国大陆地区市场销售”，等等。以上各页面最下端均载明“三洋电梯(无锡)有限公司版权所有”等字样。
诉讼期间，杭州三洋认可其注册并使用了www.sanyoelevator.cn域名。
四、关于两被告及其关联公司的相关事实
1998年1月，杭州三洋成立，系私营有限责任公司，经营范围包括：电梯及配件、停车设备、机电设备的销售；电梯的安装及维修及其他无需报经审批的一切合法项目。
2001年1月，株式会社三洋电梯在日本国注册成立，经营范围包括电梯、滚梯等产品的零配件销售，电梯、滚梯的设计与销售等。
2001年8月，三洋电梯(集团)有限公司(英文名SANYO ELEVATOR(GKOUP)LIMITED)在香港特别行政区注册成立。
2001年10月，无锡电梯厂和(香港)三洋电梯(集团)有限公司合资筹建的无锡三洋被核准使用“三洋电梯(无锡)有限公司”名称。2001年12月无锡三洋登记成立，英文名为“SANYO ELEVATOR(WUXI)CO.,LTD”，经营范围为：生产电梯、销售本公司自产产品并提供售后服务，所属行业名称为通用设备制造业，注册资本500万美元。
2002年4月，株式会社三洋电梯董事长刘正昭签署了授权书，授权无锡三洋为其在中国境内总代理，全权负责在中国境内生产、销售、安装、维修其各种电梯及相关产品等一切事宜，并办理了该授权书的公证、认证文书。2002年10月，无锡三洋在《光明日报》广告版刊登了上述授权书、公证、认证文书，并刊登株式会社三洋电梯的声明启事，称无锡三洋是其中国地区唯一合法授权公司。
五、关于无锡三洋经营获利情况和三洋电机律师费支付情况
无锡三洋2002年度审计报告载明该公司自2002年6月以来销售电梯45台，实现销售收入5984583.94元，主营业务利润1233714.46元， 销售毛利率20.61％；2003年度审计报告载明全年销售电梯实现销售收入14206561.83元，主营业务利润2575280.75元， 销售毛利率18.13％；2004年度审计报告载明全年销售电梯实现销售收入44428251.93元，主营业务利润8905717.41元，销售毛利率20.43％；2005年度审计报告载明主营业务利润8418834.45元，销售毛利率22.60％，并载明杭州三洋是该公司的关联方，两公司受同一公司控制；2006年审计报告载明主营业务利润为12920576.22元，净利润5488370.74元。
三洋电机因本案分别支付给北京市安伦律师事务所律师费83448元、74654.40元、35421.20元，合计193523.6元。
原告三洋电机诉称：其为世界著名的电子电器生产商，成立于1950年，从成立时起就以“三洋”、“SANYO”作为商号和商标，并持续使用至今。原告在世界各地拥有301家关联公司，其中仅中国的关联公司就多达58家，并都以“三洋”为商号。原告在世界各地均广泛注册了“SANYO”和“三洋”商标。在中国，原告在19个商品类别上注册了88个上述商标，其中第1128994号注册的商品包括电梯。经过多年使用宣传，原告的“三洋”和“SANYO”商号和商标在中国具有极高的知名度。原告因被告的侵权行为遭受了巨大的损失，为制止被告的侵权行为支出了巨大费用，被告应向原告支付侵权赔偿。综上，请求法院判令：一、两被告立即停止侵权行为。二、无锡三洋立即停止使用中文及英文企业名称，杭州三洋立即停止使用企业名称；两被告注销或变更其企业名称，在新的企业名称中不得含有“三洋”、“Sanyo”以及与其类似的字样。三、两被告立即停止使用并注销域名www.sanyoelevator.cn。四、两被告在《新民晚报》上向原告公开道歉，并消除影响。五、两被告向原告支付侵权赔偿人民币500万元，并承担连带责任。六、两被告赔偿原告为制止其侵权行为及调查取证支出的律师费、调查费、交通费及其它合理开支人民币10万元，并承担连带责任。七、两被告承担本案诉讼费。诉讼期间，原告进一步明确诉讼请求，请求以无锡三洋的侵权获利确定赔偿额，其中2004年以前的获利根据质监局的认定，2005年、2006年后的部分酌情判定。鉴于无锡三洋只生产电梯产品，杭州三洋与无锡三洋关系密切，两被告为共同侵权人，故承担共同赔偿责任；对杭州三洋注册域名和使用商号的不正当竞争行为仅主张其承担停止侵权的民事责任；杭州三洋注册域名供无锡三洋使用，无锡三洋在网站上虚假宣传，并大量使用了三洋电机的商标、商号，极大损害了三洋电机声誉，两被告应对此赔礼道歉、消除影响。
被告无锡三洋、杭州三洋共同答辩称：第一，原告的起诉案由不符合规定，不正当竞争与商标侵权的请求权基础不同，法律关系也不同，一般应该分开起诉；第二，作为不正当竞争纠纷，本案原告不是适格主体，原告不是中国企业或法人，不能成为中国反不正当竞争法规制的经营者，而且原告及其在中国设立的公司都不生产电梯产品，与被告不构成竞争关系；第三，原告应当就自己的主张即商标侵权与不正当竞争分开举证，而不能依靠猜测，如果主张不正当竞争，应当证明被告有主观恶意。
[审判]
江苏省无锡市中级人民法院认为，本案争议焦点为：
一、无锡三洋、杭州三洋的相关行为是否构成侵犯商标专用权?
原告三洋电机在我国在包括电梯在内的第7类产品上注册了第1128994号“三洋SANYO”商标，且在注册有效期内，故其依法享有商标专用权，有权禁止他人未经其许可使用该商标。无锡三洋擅自在生产、销售的电梯产品上使用“三洋”、“SANYO”字样，属侵犯原告注册商标专用权行为。无锡三洋在其产品宣传册、员工名片、商业用信封、商业合同、www.sanyoelevator.cn网站上多处以“三洋电梯”、“SANYOELEVATOK”指代其电梯产品或企业名称，并在其厂房外墙上以醒目方式标明“SANYO ELEVATOR (WUXl)”，属在商品以外的其他商业活动中突出使用与原告注册商标相同的文字“三洋”、“SANYO”，容易使相关公众产生误认，亦侵犯了原告商标专用权。网页内容虽由无锡三洋发布，但杭州三洋在诉讼中自认其注册并使用了域名、网站是杭州三洋的，且据无锡三洋审计报告记载，两公司为关联公司，故可认定杭州三洋对无锡三洋在网站上的商标侵权行为应为明知而提供帮助，与无锡三洋构成共同侵权。
域名www.sanyoelevator.cn虽由杭州三洋申请注册，但无锡三洋以版权权利人名义在该网站作出版权声明，且网页宣传内容均关于无锡三洋，故可认定无锡三洋为该域名的共同使用人。杭州三洋提供该域名供无锡三洋从事电梯产品的电子商务，该域名的主要部分“sanyo”与三洋电机的前述注册商标中的文字“SANYO”相似，仅有大小写之别，足以造成相关公众的误认，故杭州三洋、无锡三洋注册、使用域名的行为侵犯了三洋电机注册商标专用权，应当停止侵权、注销域名。
此外，无锡三洋在商业活动中以标注企业全名方式规范使用其名称的行为，未突出使用“三洋”或“SANYO”，不侵犯原告注册商标专用权，但该认定不影响法院对该行为是否构成不正当竞争的判断。
二、无锡三洋注册使用中英文企业名称以及在网站上的有关宣传内容、杭州三洋注册使用企业名称是否构成不正当竞争?
鉴于我国和日本国均为《保护工业产权巴黎公约》缔约国，故该公约适用于本案。依照该公约第8条规定，厂商名称应在本联盟一切国家内受到保护，没有申请或注册的义务，也不论其是否为商标的一部分。因此三洋电机的厂商名称在我国应受到法律保护。
三洋电机与无锡三洋、杭州三洋均系机电设备行业生产经营者。三洋电机设立于1950年，历史悠久，通过投资等方式进入中国市场较长时间，其“三洋SANYO”商标、商号在中国市场有很高的知名度。而无锡三洋、杭州三洋成立在后，作为机电设备行业经营者，其应当知道三洋电机的商标、商号在中国市场享有广泛声誉和知名度，上述两公司仍以“三洋”为字号进行正商登记注册，同时无锡三洋使用的英文名称以“SANYO”为字号。以上行为降低了“三洋SANYO”商标、商号的区别性特征。以淡化商标、商号的方式损害了竞争对手三洋电机的声誉，并易造成相关公众误认双方为关联企业，违反了市场竞争应当遵循的诚实信用原则和基本商业道德准则，构成不正当竞争行为。
无锡三洋在网站上关于无锡三洋的介绍、与三洋电机的关系以及三洋电机在中国设立子公司的介绍等宣传内容明显虚假，无锡三洋具有攀附三洋电机商号、商标声誉及企图使相关公众误认其为三洋电机关联公司的主观故意，构成虚假宣传的不正当竞争行为。杭州三洋作为演网站的注册人和使用人，与无锡三洋又系关联公司，对无锡三洋在网站上的虚假宣传行为应为明知而提供上传帮助、与无锡三洋构成共同侵权。
三、民事责任如何承担?
无锡三洋对其侵犯注册商标专用权的行为、不正当竞争行为，应承担停止侵权、消除影响的民事责任。原告对杭州三洋注册域名及使用商号的行为仅主张停止侵权的民事责任，予以准许。杭州三洋提供域名给无锡三洋在网站上虚假宣传并使用原告的商标、商号，对该侵权事实应由直接侵权人无锡三洋承担消除影响的民事责任为宜。因原告未提供证据证明涉案商标侵权行为、不正当竞争行为已实际贬低了原告商标、商号的声誉，故法院对原告要求两被告赔礼道歉的诉讼请求不予支持。
关于商标侵权的损失赔偿责任问题，鉴于三洋电机并未生产电梯产品，即注册人在电梯产品上长期未使用注册商标，涉案注册商标对电梯产品的识别功能并未实现，无锡三洋的商标侵权行为并不会实际造成三洋电机在本不存在的电梯产品市场份额方面的丧失或减少，亦不会实际造成三洋电机在本不生产的电梯产品的利润方面损失，故损失额不宜以侵权人的经营获利为标准确定。因此，法院对三洋电机要求依无锡三洋侵权获利确定赔偿额500万元的主张不予支持。法院酌情考虑下列因素确定无锡三洋的赔偿额；无锡三洋的主观过错、具体侵权情节、三洋电机涉案商标的损失等。此外，三洋电机并无证据证明杭州三洋有生产、销售假冒商标电梯的共同侵权行为，故杭州三洋不应承担连带赔偿责任。三洋电机为本案支出的律师费10万元属合理开支，应由侵权人无锡三洋和杭州三洋共同承担。
无锡市中级人民法院依据商标法第五十二条第一款第(一)项、第五十六条第二款；商标法实施条例第三条；最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第1条第(1)项、第(3)项和第16条第1款、第2款，《关于贯彻执行民法通则若干问题的意见(试行)》第174条，《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第6条第1款；《保护工业产权巴黎公约》第8条；反不正当竞争法第二条、第五条第(三)项、第九条第一款和民事诉讼法第一百二十八条的规定，于2009年1月21日作出判决：一、无锡三洋立即停止侵犯三洋电机第1128994号注册商标专用权的行为，即停止在电梯产品、宣传材料、网站及其他经营用物品上使用“SANYO”、“三洋”字样；二、无锡三洋立即停止使用www.sanyoelevator.cn域名；三、无锡三洋立即停止使用含“三洋”或“SANYO”字样的中英文企业名称；四、无锡三洋就其侵犯商标专用权行为和不正当竞争行为于本判决发生
法律效力之日起30日内在《新民晚报》上刊登声明，消除影响(内容须经法院审核)；五、无锡三洋于本判决发生法律效力之日起5日内赔偿三洋电机损失50万元；六、杭州三洋立即停止使用www.sanyoelevator.cn域名，并于本判决发生法律效力之日起30日内注销该域名；七、杭州三洋立即停止使用含“三洋”字样的企业名称；八、无锡三洋、杭州三洋于本判决发生法律效力之日起5日内共同赔偿三洋电机律师费10万元；九、驳回三洋电机其他诉讼请求。
宣判后，无锡三洋不服一审判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，后又申请撤回上诉。江苏省高级人民法院于2009年8月10日作出民事裁定准许其撤回上诉。
[评析]
一、关于一案中原告主张多项知识产权请求权的处理
原告在一案中同时主张多项知识产权请求权，可适用诉的合并原则处理。诉的合并，是指法院将两个或两个以上彼此之间有牵连的诉合并到一个诉讼程序中审理和裁判，其适用条件是彼此独立的几个诉在主体或客体上具有关联性。原告三洋电机主张被告既实施了商标侵权行为，又实施了不正当竞争行为，包括侵犯企业名称权及虚假宣传。尽管商标侵权与不正当竞争的请求权基础不同，法律关系也不同，但合并审理符合民事诉讼法关于诉的合并原则，有利于提高诉讼效率，避免在相互关联的问题上作出相互矛盾的裁判。本案中，主体上的关联性无庸置疑，而客体上被控商标侵权行为与不正当竞争行为之间亦具有较强的关联性，在侵权故意上具有整体性，且在法律适用方面，反不正当竞争法的有关规定在审判实践中亦往往作为商标法等知识产权专门法的补充与兜底条款予以适用。
在审理多项知识产权请求权的同时，还要注意识别不同请求权之间是否存在着竞合，及时向当事人进行释明，由其择一行使。经释明后，如当事人不作选择，可根据特别法优于普通法的原则主动调整法律适用。特别是要准确把握反不正当竞争法的适用条件，凡商标法等知识产权专门法已作穷尽规定的法律领域，原则上不再运用反不正当竞争法扩展保护。
本案中，“三洋”、“SANYO”既是三洋电机的注册商标的核心组成部分，也是其商号，其合法权利均受我国法律保护。前者受我国商标法保护，后者根据《保护工业产权巴黎公约》第8条及最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第6条第1款的规定，亦可以作为企业名称权适用反不正当竞争法第五条第(三)项予以保护。鉴于三洋电机主张无锡三洋、杭州三洋使用“三洋”、“SANYO”的行为同时构成侵犯其商标及商号，已涉及请求权竞合问题，且当事人经释明后未作选择，故一审法院在审理中对于相关行为从侵犯注册商标专用权途径予以保护的，不再另行认定不正当竞争行为；商标法未能涵盖部分，则适用反不正当竞争法予以保护。
二、请求保护的注册商标未实际投入商业使用对于认定商标侵权及确定侵权赔偿额的影响
本案中，原告三洋电机注册的“SANYO三洋”文字商标，其核定使用的商品为包括电梯在内的若干第7类产品，而三洋电机及其投资企业在我国内地并未实际生产电梯产品，但该事实并不影响对被告无锡三洋、杭州三洋所实施的商标侵权行为的认定。世界许多国家商标法律制度主要采用注册原则和使用原则两种不同的制度。有别于美国商标法的使用原则，即权利人通过使用而获得商标权及其保护，并保护使用在先的商标，我国在商标保护方面坚持的是注册原则，即权利人通过注册而获得商标专用权，并保护注册在先的商标。尽管我国商标法第四十四条第(四)项规定，连续3年停止使用的商标由商标局责令限期改正或者撤销。但是，未经法定程序撤销前，该注册商标仍然应依法给予保护。因此，本案中不能以原告三洋电机注册的“SANYO三洋”文字商标未实际投入商业使用为由，拒绝给予其注册商标专用权保护。同时，未经商标注册人许可，在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的，除构成正当合理使用的情形外，认定侵权行为时不需要考虑混淆因素。据此，无锡三洋、杭州三洋的行为依法构成商标侵权。
本案中，如何确定无锡三洋的侵权赔偿额则具有一定的复杂性。商标法第五十六条第一款规定了侵权赔偿数额的两种计算方式，即侵权人的侵权获利或被侵权人所受损失，第二款则规定上述方式难以确定的，由人民法院根据侵权行为的情节判决给予50万元以下的赔偿。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第16条亦进一步规定了人民法院可以根据当事人的请求或者依职权适用商标法第五十六条第二款的规定确定赔偿数额。因此，根据上述规定，在侵权人因侵权所得利益或者被侵权人因被侵权所受损失能够确定的前提下，法院一般不能主动适用法定赔偿原则来酌定赔偿数额。
诉讼中，原告三洋电机明确请求以无锡三洋的侵权获利确定赔偿额，其中2004年以前的获利根据质监局的认定，2005年、2006年后的部分酌情判定。一审法院亦根据无锡质监局的行政处罚决定，认定了2002年6月至2004年5月间，无锡三洋使用“SANYO三洋”标识零部件组装电梯共计188台，货值28585500元。同时，根据无锡三洋的年度审计报眚，查明了2002年至2006年无锡三洋的销售收入、主营业务利润及销售毛利率等事实。根据商标法第五十六条第一款的规定，结合上述查明事实，无锡三洋在侵权期间因侵权所获得的利益并不难认定，原告三洋电机主张500万元赔偿额似乎合法有据且数额适当，本案中一审法院似无必要适用法定赔偿原则予以调整赔偿数额。但本案中，原告三洋电机从未在电梯产品上将注册的“SANYO三洋”文字商标投入商业使用，因此涉案注册商标对电梯产品的识别功能并未实现，无锡三洋虽然构成商标侵权，但其行为并不会实际造成三洋电机在本不存在的电梯产品市场份额方面的丧失或减少，亦不会实际造成三洋电机在本不生产的电梯产品的利润方面损失。因此，有必要区分被侵权商标权利人实际使用和未实际使用注册商标两种情形下的民事责任承担，后一情形下赔偿责任的确定不宜以侵权人的经营获利为标准。因此，一审法院在判令无锡三洋停止商标侵权的同时，结合无锡三洋实施的侵犯企业名称权、虚假宣传等其他侵权行为，最终依职权确定了50万元的全案赔偿额，并未支持三洋电机要求依无锡三洋侵权获利赔偿500万元的主张。
笔者认为，在当前的政策和经济形势下，法院应妥善处理注册商标实际使用与民事责任承担的关系，使民事责任的承担有利于鼓励商标使用，激活商标资源，防止利用注册商标不正当地投机取巧。请求保护的注册商标未实际投入商业使用的，确定民事责任时可将责令停止侵权行为作为主要方式，在确定赔偿责任时可以酌情考虑未实际使用的事实，除为维权而支出的合理费用外，如果确无实际损失和其他损害，一般不根据被控侵权人的获利确定赔偿：注册人或者受让人并无实际使用意图，仅将注册商标作为索赔工具的，可以不予赔偿；注册商标已构成商标法规定的连续3年停止使用情形的，可以不支持其损害赔偿请求。
作者单位：江苏省无锡市中级人民法院
